▲ 미국 특허청 특허등록 이미지미국 특허 출원전 발명의 신규성·진보성 조사는 특허 출원을 진행할지를 결정하기 위한 조사에 해당된다. 통상적으로 신규성·진보성 조사는 출원료의 4분의 1에서 20분의 1 정도의 비용이 소요된다.특히, 상품의 상업적인 우위가 특허에 의해 결정되는 경우가 많아 신규성·진보성 조사를 진행하면 특허 등록 여부를 미리 가늠해 볼 수 있다. 미리 출원을 포기함으로서 신규성·진보성이 부족한 발명을 출원했을 때 발생할 비용 부담을 줄일 수 있다.또한 특허 변리사는 발명의 신규성·진보성 조사를 통해 발명이 속하는 기술 분야에서 일반적으로 사용되는 용어를 파악할 수 있다. 특허 출원을 위해 필요로 하는 세부사항을 가늠하는 데 도움이 된다.즉 특허 변리사는 신규성·진보성 조사를 통해 선행기술의 수준을 알 수 있다. 해당 발명자가 그 발명을 실시하기 위해 필요한 공개의 정도를 결정하는 데 도움이 된다.이와 같이 선행기술을 활용하면 청구항의 구조, 범위, 선행기술에 기재된 청구범위의 종류 등을 출원 명세서의 작성할 때에 참조할 수 있다.특허 변리사는 발명의 신규성·진보성 조사를 통해 특허 가능한 발명의 특징을 확인할 수 있다. 명세서와 도면에 이런 특징이 드러나도록 작성해 고객의 비용 부담을 줄여준다.또한 국제출원을 진행하려면 ·비용이 매우 많이 든다. 미국 출원일로부터 1년 이내에 국제출원을 진행해야 하므로 신규성·진보성 조사를 미리 진행하는 것이 바람직하다.

▲ 미국 특허청 특허등록 이미지미국 특허 출원전 미국 특허청으로부터 해당 발명이 특허받을 수 있는지를 타진해 보기 위해 신규성·진보성을 조사한다. 침해 조사는 신규성·진보성 조사보다 더 복잡하고 많은 비용이 든다. 신규성·진보성 조사는 다음의 순서로 진행한다.1) 특허 변리사가 신규성·진보성 조사 담당자에게 신규성·진보성 조사를 요청한다.2) 조사 담당자에 의해 신규성·진보성 조사가 진행된다.3) 조사 담당자가 신규성·진보성 조사를 검토한다.4) 신규성·진보성 검토 결과를 고객에게 보고한다.또한 특허성 조사는 일반적으로 다음의 경우에 진행된다.1) 특허 침해 소송전 특허권자가 특허권의 존속 가능성을 알기 위해2) 특허 침해 소송에서 피고자가 특허를 무효화시키기 위해3) 특허권를 매입하거나 장래의 양수인에 의해 특허가 얼마나 가치 있는지를 알기 위해한편, 신규성·진보성 조사를 하지 않는 경우는 아래와 같다.1) 고객이 신규성·진보성 조사를 진행할 비용이 없고 특허출원을 진행할 비용만 가진 경우2) 출원을 긴급히 진행해야 하는 경우 - 예를 들면 발명에 대한 간행물을 발간할 준비가 된 경우, 상품을 출시하는 경우, 국제출원을 위한 이익이 있는 경우 등3) 기술이 비밀로 취급되거나 발간되지 않는 경우

▲ 미국 특허청 특허등록 이미지미국 특허 출원 전에 신규성·진보성를 조사하기 위해서는 발명이 속하는 기술 분야의 전문가를 선택해야 한다. 조사자가 선택되면 발명의 특징을 알 수 있는 모든 정보를 조사자에게 제공한다.특히 발명자가 사전에 알고 있는 특허나 선행기술이 있다면 해당 내용을 조사자에게 제공한다. 정보는 많을수록 조사의 정확성 및 효율이 높기 때문이다.선택된 조사자는 특허청의 출원, 컴퓨터화된 문서 및 외국 특허에 대해 조사한다. 특허청의 출원을 조사하는 경우에는 특허청에서 제공하는 분류서(Manual of Classification)을 참조하여 발명이 속한 분류를 알아낸다.해당 분류가 파악되면 특정 분류에 포함된 모든 특허를 검토한다. 생명공학, 컴퓨터 소프트웨어와 같이 빠르게 변화하는 기술영역에서는 적절한 데이터베이스를 가진 컴퓨터 시스템을 활용해 조사하는 것이 좋다.이와 같이, 발명, 매뉴얼, 컴퓨터, 조합 검색 등 다양한 방법으로 조사할 수 있다. 조사를 결정하기 전에 발명자와 비용과 방법에 대해 협의하는 것이 유리하다.

▲ 미국 특허청 특허등록 이미지미국 특허 신규성·진보성 조사 결과를 보고하는 경우에는 고객에게 다음의 주제가 포함된 보고서를 제공하는 것이 좋다.1)조사의 주제(subject matter)2)조사에 의해 확인된 자료3)신규성과 진보성에 대한 요건을 고객에게 설명4)더 적절한 참조자료에 대해 발명자와 논의5)신규성·진보성 조사의 한계에 대한 설명특히 신규성·진보성 조사는 미국특허청 내의 자료에 한정되는 경우가 많기 때문에 조사자가 중요한 참조 자료를 놓칠 수 있으며 잘못된 분류를 조사할 수도 있다.이와 같이 조사자의 조사 결과가 완벽할 수 없다는 한계를 발명자에게 충분히 설명해야 한다. 한편 특허 신규성·진보성 조사 결과 특허 등록이 허여될 수 없다고 하더라도 이를 표현하는 것은 바람직하지 않다.특허 변리사가 잘못 판단할 수도 있고 소송 중에 결과가 바뀔 수도 있기 때문이다. 또한 소송 중에 배심원 또는 재판장에게 좋지 않은 영향을 미칠 수도 있다.이에 따라 특허 출원과 관련된 문서는 소송 중 상대방에 의해 발견 될수도 있다는 가정하에 작성해야 한다. 많은 경우에 특허소송에서 포기 또는 적용 불가능한 결과물(work-product)에 의존하는 것은 무모하다고 생각될 정도로 바람직하지 않다.따라서 조사 결과를 포함하는 보고서에는 부정적인 결과를 쓰지 말고 참조자료를 통해 발명자와 결과를 토론할 수 있도록 하는 것이 좋다.

▲ 미국 특허청 특허등록 이미지도면은 발명의 이해를 돕는 것을 목적으로 하며 발명의 모든 특징을 포함해야 한다. 즉, 발명과 관련된 신규한 특징들은 모두 포함돼야 한다. 또한 설명된 모든 중요 구조적 세부사항이 도시돼야 한다.다만 전형적인 특징들 모두 도면에 도시할 필요는 없다. 예를 들어 밸브, 모터, 전자 부품 등을 단순히 기호로 나타내기도 한다. 그러나 발명을 이해하는 데에 세부사항을 도시할 필요가 있는 경우에는 도면에 도시해야 한다.또한 선행기술은 도면에 나타내지 않으나 필요한 경우에는 "선행 기술"이라고 명시해 도면에 도시한다. 특허 변리사는 도면에 표시돼야 할 내용과 부호를 정한다. 도면은 도면사가 그리도록 한다.이때 도면사에게 발명의 중요한 특징에 대해 간단히 설명해 주거나 모형 또는 발명의 원형을 보내어 도면사가 용이하게 도면을 그릴수 있도록 지원해야 한다.원형이 없는 경우에는 청사진이나 사진 등을 제시하거나 특허 변리사가 직접 간단한 스케치를 제공해 줄 수도 있다. 이어서 도면사는 평면도, 입면도, 단면도, 투시도, 흐름도 등 다양한 조망도와 체계도를 선택해 도면을 작성한다.발명의 중요한 특징을 보여주기 위해 상세한 도면이 필요한 경우도 있다. 특정 도면을 첨부해야 할 지 모호한 경우에는 도면을 첨부하는 것이 좋다. 도면을 포함하지 않아 출원일이 부여되지 않을 수도 있기 때문이다.

▲ 미국 특허청 특허등록 이미지미국 특허 출원시에는 출원서 표지와 출원료를 제출해야 한다. 출원서 표지에는 출원인, 출원서류의 목차, 출원료(출원에 관계된 수수료)가 포함된다.이를 통해 발명자의 성명, 출원의 명칭, 도면의 장수, 양도 서류, 소규모 업태서(small business entity), 정보공개진술서(an information disclosure statement), 선언서(a declaration), 위임장(a power of attorney) 및 다른 출원과 관계된 서류가 확정된다.수수료율은 일반 출원자에게는 기본적인 출원 수수료를 부과하고, 소규모 단체 출원자에게는 할인 수수료를 부과한다. 최대 3개의 독립항을 포함한 총 20개의 청구항까지 기본 수수료가 적용된다.부가적 청구범위 또는 독립항은 초과 수수료가 요청되고, 종속항을 포함하도록 출원된다면 초과 수수료가 청구된다.표지에 계산된 출원수수료는 미국 특허청의 납부계정에 바로 지불할 수 있다. 출원자는 특허청에 의해 청구되는 시점 이전에 납부계정에 납부해야 하며 표지에는 정확한 납부계좌번호를 표기해야 한다.미국 특허를 우편 출원하는 경우에 출원서 봉투에는 출원서 내에 포함된 서류를 확인하는 출원자의 특허변리사 또는 출원자에게 통보된 반송 우표와 소인이 포함돼야 한다.출원봉투가 특허청에 접수된 때 우편물은 출원서의 가출원번호, 영수증 날짜와 반송우편 소재지를 기재해 우송한다. 특허청에 의해 소인된 날자에 의해 특허청이 확인한 서류의 영수증은 추정증명(prima facies evidence)으로 간주되기 때문에 우편은 중요하다.특히 우편물의 확인서, 우편물의 일자 기재와 출원서를 우송하는 사람에 의한 서명은 출원서에 함께 첨부돼야 한다. 전자 출원시에는 이러한 절차가 필요 없다.

▲ 미국 특허청 특허등록 이미지미국 특허 출원시 발명자와의 사전 작업은 매우 중요하다. 발명자는 발명을 정확히 기술하는 선행기술을 확인하고 구별하는데 도움을 주거나, 넓은 청구항을 쓰는데 도움을 줄 수 있을 뿐만 아니라 공개에 필요한 정보를 제공해 줄 수 있기 때문이다.일반적으로 발명자를 정하기에 앞서 발명을 확인해야 한다. 이때 선행기술에 이미 나타난 내용을 한 발명자가 제시한 경우 그 발명자는 출원에서 제외돼야 한다. 이와 같이 발명을 확인하지 않고 적절한 발명자가 누구인지를 정하는 것은 종종 어려운 일이 될수도 있다.공동 발명자인 경우에도 발명자 A가 중요한 개념을 제시하고 발명자 B가 당업자라면 충분히 알수 있는 발명의 실시를 위해 단순히 발명의 개념을 정리하고 발전시킨 것이라면 발명자 A가 유일한 발명자가 될 수 있다.즉, 미국 특허에서 발명자는 특허를 요구하는 발명의 최종 개념에 있어 적어도 어떤 역할을 수행한 자이어야 한다. 발명자를 결정하는 데에는 아래와 같은 기준이 참조된다.1)가능하면 다소 많은 수의 발명자를 포함하는 것이 상대적으로 더 안전하다. 진정한 발명자가 누락되면 소송중 불리한 증언을 할 수도 있기 때문이다. 또한 실수로 발명자가 아닌 자가 포함돼 특허가 허여되지 않는 경우는 드물기 때문이다.2)공동발명자가 물리적으로 함께 동시에 작업할 필요는 없으며, 발명에 대해 같은 양이나 형태의 공헌을 할 필요도 없다.3)각 청구항의 중요 개념에 모든 공동발명자가 공헌할 필요는 없다.4)실험실 기술자처럼 단순히 다른 사람의 실험을 하거나 디자인하는 사람은 발명자가 아니다.5)발명자의 단순 감독자나 고용자는 발명자가 아니다. 직무 발명의 경우에는 고용자가 특허권을 가질 수 있을 뿐이다.6)고객이 발명자라고 생각하는 사람이 발명자가 아닐수도 있으므로 진정한 발명자를 조사할 필요가 있다.7)실수로 발명자를 잘못 선정한 경우라면 발명자를 고칠 수 있고 특허도 무효가 되지 않을 수 있다.8)발명자를 잘못 선정한 경우에

▲ 미국 특허청 특허등록 이미지미국 특허 출원시 발명자와 면담을 준비하는 것은 특허 출원 절차에 소요되는 시간과 비용을 줄일 수 있기 때문에 매우 중요하다.발명자와의 첫 면담 전에 발명공개, 생산품의 도면, 선행기술에 대한 정보 등에 대한 자료들을 검토함으로써 발명자와 신속한 면담을 진행할 수 있다. 이때 발명자는 관련된 모든 자료를 제공해야 한다.발명자와의 면담에서는 발명자가 발명의 장점과 상업적으로 중요한 발명의 특징을 이야기하도록 한다. 또한 특허 변리사는 발명자로부터 실시 가능한 공개자료(enabling disclosure)를 확보해야 하고 발명을 이해하고 실시하기 위한 모든 정보를 획득할 수 있어야 한다.예를 들면 발명과 관련된 도면, 논문, 실험실 노트, 사진 등의 자료를 확보할 수 있다. 또한 발명의 모든 구성요소의 명칭을 물어보고 각 구성요소의 결합이나 대체 물질, 변수의 범위 등의 다양한 실시예나 대안을 확보하는 것이 바람직하다.이떄 특허 변리사는 대안을 확보하면서 공동발명자가 되지 않도록 주의해야 한다. 특허 변리사는 질문을 하고 발명자를 이끌어야 한다.예를 들면 발명의 청구범위를 확장하는 경우에 특허 변리사가 내용을 생각했다고 할지라도 발명자가 제안하는 사람이 돼야 한다. 또한 발명자가 선행기술과 발명자의 발명의 차이점을 설명해야 한다.발명자와의 면담이 종료되면 출원 초안 명세서를 작성해 발명자에게 송부한다. 발명자가 출원에 대해 승인하면 출원의 최종 서류가 준비되고 발명자는 정식 출원 서류들을 실행해 출원이 이뤄진다.

▲ 미국 특허청 등록 특허 로고 [출처=홈페이지]미국 특허 출원을 위해서는 하기와 같은 서류를 제출해야 한다.1. 명세서 (a specification) - 청구범위(claims)를 포함2. 도면 (drawings-필요시)3. 우선권 주장 (priority-필요시)4. 발명자의 선언서(a declaration)5. 양도증(an assignment - 해당시)6. 대리인 위임장(a power of attorney)7. 소규모 업태서(a small entiry form - 해당시)8. 정보공개 진술서(an information disclosure statement)9. 표지 (a cover sheet)10. 수수료 지불 (a fee payment)

▲ USA-PatentRegistration-logo도면은 특허가 될 수 있는 대상의 이해를 높이기 위해 필요할 때 출원서에 포함해 함께 제출돼야 한다. 도면없이 제출된 출원서의 경우에는 미국 특허청이 도면 첨부의 필요성 여부를 결정해야 한다.만약, 도면이 출원서와 함께 제출돼야 하는 경우로 인정된다면 해당 출원서는 불완전한 출원이므로 거절되며, 첨부 도면이 제출될 때까지 출원일은 인정되지 않는다.도면 작성은 미국 특허법 37 CFR § 1.84 의 도면 규정(Standards for drawings) 및 미국 특허 심사지침서(MPEP; Manual of Patent Examining Procedure)에 따라 엄격한 제한을 받는다.도면의 형식을 표준화해 최소한의 노력으로 발명을 용이하게 이해할 수 있도록 하기 위한 목적이다. 도면에는 청구범위 내에 설명된 발명의 모든 구성요소를 도시해야 한다. 일반적인 도면의 경우에는 도면 부호 또는 식별 부호를 이용해 간략히 설명할 수도 있다.