미국 특허청 및 법원은 판례를 통해 특허발명의 자명성 판단 기준을 확립, 적용해왔는데 크게 두 가지의 기법이 사용돼 왔다.그 하나는 1966년 Graham 판결에 근거한 Graham 분석법(Graham Analysis)이다. 이 분석법에 적용된 내용은 다음과 같다.우선 선행기술의 범위 및 내용(the scope and content of the prior art), 통상 기술자의 수준(the level of skill of a person of ordinary skill in the art), 청구하고 있는 발명과 선행기술에서 가르치고 있는 내용의 차이(the differences between the claimed invention and the teaching of the prior art) 등을 확보해야 한다.그리고 상업적 성공(commercial success), 오랫동안 원했음에도 해결되지 못했던 과제(longfelt but unsolved needs) 타인의 실패(failure of others)를 고려해 자명성 여부를 판단한다.또 다른 하나의 기법은 TSM(Teaching, Suggestion, Motivation) 테스트이다. 이 기법은 1987년부터 적용되어 미국 법원이 오랫동안 특허심사 실무 및 판결에서 발명의 자명성(obviousness) 판단의 기준으로 삼아 왔다.해당 기법을 적용하는 경우, 선행기술에 반드시 출원 발명에 대한 가르침(teaching), 시사(suggestion) 및 동기(motivation)에 대한 내용이 포함돼 있어야 자명성을 부정할 수 있다.이에 따라 당 기술 분야의 지식 수준으로 충분히 자명하다고 볼만한 사항도 선행기술에 그 요건을 충족할 정도의 명시적인 언급이 없다면 자명성을 부정하기 어려웠다. 이로 인해 부실권리가 양산될 수 있다는 문제점이 있었다.▲특허권 이미지

미국 특허법에 따르면 명세서의 내용으로부터 청구범위의 내용을 제한할 경우에 “a clear and unmistakable disclaimer” 원칙을 준수해야 한다.특허권의 권리는 발명을 서술한 명세서에 작성된 청구항을 통해 확보할 수 있다. 이에 따라 서술된 청구항의 해석에 따라 권리범위가 적용될 수 있는 범위가 달라질수 있으므로 이에 대한 이해는 매우 중요하다. 예를 들면 특허 명세서에 개시된 발명의 서면 설명에 비춰 특허의 청구를 해석해야 하는지 여부 또는 미국 항소 법원이 우선 청구조건의 일반적인 의미를 결정해야 하는지 여부도 중요한 하나의 요소가 될 수 있다.이에 대한 실례로서 컨티넨털서킷(Continental Circuits)과 인텔(Intel)간의 소송을 소개한다. 이 판례에서는 특허권자가 주장 범위를 명확하고 명백하게 반박하지 않았다.그 과정이 청구된 발명의 필수 부분이라는 것을 명확하게 하지 않은 경우, 제품 청구를 제한적으로 해석하는 것은 부적절하다는 점을 보여준다.국문요약:본 판례는 청구항에 언급된 “surface”, “removal”, “etching”, “dielectric material’의 용어가 명세서에 언급된 “repeated desmear process”용어에 의해 한정되는지 여부에 관한 것이다.연방 순회 항소 법원에서는 비록 명세서에 “repeated desmear process”용어가 사용됐지만 청구항에서는 이에 대한 용어가 직접 사용되지 않고 있다는 점을 언급하면서 지방법원의 잘못을 지적했다.또한 명세서의 내용으로부터 청구범위의 내용을 제한할 때에는 반드시 “a clear and unmistakable disclaimer” 원칙을 준수해야 한다는 점을 언급했다.영문요약: Incorporating Lim

최근 한국의 LG화학과 SK이노베이션은 미국에서 배터리에 관련된 특허소송을 벌이고 있다. SK이노베이션이 불리하게 돌아가고 있는 정황 속에서 손해배상에 대한 호기심을 갖고 있는 국민들이 많다.미국 법률에 따르면 특허소송은 특허 침해에서 손해를 계산하기 위해 특허권자는 피의자 제품의에서 특허를 제외한 기능이 소비자 요구에 영향을 미치지 않았다는 것을 증명해야 한다.실례로 파워인터그레이션(Power Integrations)는 페어차일드(Fairchild)에게 특허침해 소송을 제기했다. 지방법원에서 배심원은 페어차일드가 약 $1억4000만달러의 손해 배상을 입었다는 사실을 알게됐다.페어차일드는 침해 결정과 손해 배상에 항소했다. 연방순회항소법원은 특허에 따른 기능이 소비자 요구의 기초가 될 때 전체 시장가치 규칙(EMVR)을 기반으로 한 손해배상을 허용한다는 점을 반복해 강조했다.즉 제품에 다른 유용한 기능이 포함된 경우 특허권자는 다른 기능이 구매결정에 영향을 미치지 않았다는 것을 증명해야 한다.이에따라 항소법원은 파워인터그레이션이 이를 증명하지 못했음을 발견했다. 즉 제시된 증거가 전체 시장가치 규칙을 불러 일으키기에 불충분했기 때문에 손해배상을 인정하지 않았다. 국문요약:연방순회항소법원은 입증부담을 충족하지 못한 특허권자에 대한 손해배상을 무효로 판결했다.  "EMVR(entire market value rule)”에 따른 손해배상의 경우에는 특허권자가 “특허를 받지 않은 특징이 소비자가 제품을 구매하지 못하도록 함”는 점을 증명해야 한다. 즉, 특허를 받은 특징에 의해 소비자가 제품을 구매해야 한다.영문요약: Calculating DamagePower Integrations v. Fairchild (FC 2018):History:•Federal Circuit vacated the damage award ($140M) stating that the paten

미국 특허법 284조에는 특허 소송에 대한 손해배상을 명시하고 있어 무리한 특허 침해에 경종을 울리고 있다. 특허 침해로 인한 손해배상의 산정에 대해 알아보자.특허 침해의 경우 법원이 “손해배상액은 해당 발명의 사용에 대한 합당한 사용료에 법원이 정한 이자 및 비용을 합산한 것보다 적어서는 안되며, 번원은 증거우위의 법칙에 근거해 침해가 고의적이거나 악의적이었다고 판단되는 경우에는, 평결되었거나 산정된 손해배상액의 3배까지 부과할 수 있다"라고 규정돼 있다.구체적으로는 2007년 Seagate사건에서 연방항소순회법원의 판결에 따라 징벌적 손해배상의 기준이 정립됐다. 특히 연방항소 순회법원(Federal Circuit)의 two-part Seagate 테스트에서 특허 소유자가 명확하고 설득력 있는 증거를 보여줌으로써 284조에 따라 손해액이 증가될 수 있다는 사례로 기록됐다.그러나 이 판결은 특허권자에게 과다하게 높은 입증 의무를 부여한다는 비판을 받았다. 이에 따라 미국 대법원은 2016년 6월 13일 Halo Electronics사와 Pulse electronics사간의 판결에서 고의적인 침해를 발견하기 위한 표준을 완화했다. 즉 특허 소유자는 이전보다 고의적인 침해를 주장하고 손해배상을 청구하기 쉬워졌다.요약: 본 건은 2016년 대법원 판결에 따라 지방법원에서 Stryker와 Zimmer간의 손해배상 소송에서 Zimmer에게 3배의 손해배상을 명령했다. 연방항소순회법원에서 이를 지지한 판결이리라고 평가할 수 있다.영문요약: Enhanced Damage Against the InfringerStryker Corp. v. Zimmer, Inc. (Fed. Cir. 2018):History•This case is coming from the Supreme Court case in 2016.&

2016년 스위스 다보스포럼에서 클라우스 슈밥이 '제4차 산업혁명'이라는 용어를 처음 사용한 이후 4년이 흘렀다. 이러한 4차 산업혁명의 시대는 초기술 융합의 시대라고 부른다.예를 들어 4차산업의 대표적인 분야인 드론의 경우에 첨단소재, 배터리, 카메라, 운영체제(OS) 등 첨단기술 집약체이다. 특히 인공지능(AI), 로봇, 자율주행 자동차, 빅데이터, 블록체인과 융·복합적으로 관련돼 있다.이와 같은 초기술 융합의 시대에서는 특허권의 확보를 통한 특허경영이 기업의 미래뿐만 아니라 국가의 미래를 결정할 수도 있다. 또한 유효한 특허권을 적절히 확보해 외부의 공격으로부터 방어하는 것 역시 더욱 더 중요해지고 있다.아래에 제시된 판례는 스프린트스펙트럼(Sprint Spectrum)과 프리즘테크놀로지(Prism Technology) 간의 특허권의 무효에 따른 영향을 보여준다.국문요약: 스프린트스펙트럼이 프리즘테크놀로지에 대한 $US 3200만불의 손해 배상 책임 판결을 받았다. 하지만 아직 집행되지 않은 상태에서, 이후에 T-모바일이 프리즘테크놀로지의 특허를 무효화시켰다.이에 따라 스프린트스펙트럼은 이전 판결에 대한 구제를 요청해 지방법원은 스프린트스펙트럼의 요청을 받아들였다. 프리즘테크놀로지는 이에 대해 항소했으며 연방순회항소법원은 지방법원의 판결이 적절했다고 판결했다.영문요약:Effect on Damages when Patent Is InvalidatedPrism Tech. v. Sprint Spectrum L.P. (F.C. 2019)Case History:•Sprint wasliable for $32M damage, which was affirmed in March 2017 by FC.•Pri

미국 특허법 101조는 발명의 성립성에 대한 내용을 규정하고 있다. 발명이 특허로 인정을 받을 수 있도록 특허법에서 규정된 형식에 맞도록 특허 명세서가 작성돼야 한다.이와 관련된 예를 보여주는 미국 연방순회항소법원(Federal Circuit)의 2019년 ChargePoint Inc.(원고) 와 Sema Connect Inc.(피고) 사이의 판결은 아래와 같다.국문요약:미국 연방순회항소법원은 본 특허가 “향상된 충전소”에 대한 것이 아니라 “전기 충전소에 인가된 네트워크"에 관한 아이디어라는 점을 언급했다.결과적으로 “네트워크화된 충전소”와 관련된 특허를 무효화했다. 특허 명세서가 미국 특허법의 규칙에 맞지 않아 특허등록이 무효화돤 사례이다.영문요약 : S101 Involving Electric Vehicle TechnologyChargePoint Inc. v. Sema Connect Inc. (F.C. 2019)History:S101 Invalidation:•FC affirmed and invalidateda patent related to networked charging stations.•Patent owner arguedthat the invention improved charging stations by allowing the stations to be managed from a central location, and allowing drivers to locate stations, and allowing users to interact intelligently with the electricity grid.•Not abstract b/c the invention is tangible and builds a better machine.•District Court:•Disagreed with the patent

글로벌 기업들의 특허경영에서 가장 중요한 시장은 미국 시장이다. 독점적 권리를 부여하는 특허권이 미국에서 가장 강력하게 보호되고 있고 특허권의 침해 또는 위반시의 손해배상액이 가장 많기 때문이다.아래에 제시된 사례는 벤틀리모터스(Bentley Motors)와 재규어랜드로버(Jaguar Land Rover) 사이의 특허 분쟁이다.국문요약:벤틀리모터스는 2016년 재규어랜드로버 레인지로버(Range Rover) 모델과 직접 경쟁하는 최초의 SUV인 Bentayga를 출시했다. 재규어랜드로버에는 지형반응(Terrain Response) 기술이 장착됐고 벤틀리의 Bentayga에는 Drive Dynamic 시스템이 구비돼 있다.재규어랜드로버는 밴틀리모터스가 재규어랜드로버의 지형반응 기술을 사용했다며 미국 버지니아 동부 지방법원에 특허소송을 제기했다.이와 같은 차량 제어 특허에 대해, 법원은 재규어 특허가 단순 요약이 아니라 차량의 하부시스템을 물리적으로 변형하는 내용을 개시하고 있다는 점을 수용했다.특히 재규어랜드로버는 출원한 특허에서의 효율 향상에 집중했으며, 벤틀리의 반박은 설득적이지 않다는 결정을 내렸다.영문요약: Vehicle Control PatentBentley Motors v. Jaguar Land Rover (ED VA 2019)History:•Patentat issue is related to electronically controlling the vehicle’s subsystems such as engine, brakes, etc. to operate in a manner suitable for driving on a off-road surface.•Bentleyfiled a motion to dismiss, arguing thatJaguar’s patent merely claimed computerizationof what drivers already do (i.e. slowdown whe

글로벌 기업들은 급격한 기술 변화에 효율적으로 대응하기 위해 글로벌 R&D 전략을 수립하며 장·단기 기술 포트폴리오를 구성한다.일반적으로 기술 포트폴리오는 특허맵, 논문 등 전문서적을 포함하는 기술정보조사 및 기술수요조사 등을 바탕으로 작성된다.기업들은 분석된 기술 포트폴리오에 따라 확보한 기술, 매입할 기술, 개발할 기술 등을 분류한다. 이를 바탕으로 개발할 기술에 대한 자원을 투자하게 된다.이러한 투자의 결과로서 확보되는 기술에 대한 독점적인 권리를 확보하기 위해서 특허권을 확보해야 한다. 글로벌 특허전쟁이 치열하게 벌어지는 환경에서 특허권 확보는 더욱 중요할 수 밖에 없다.특히 기업들간의 특허분쟁뿐만 아니라 인터렉츄얼벤쳐스(Intellectual Ventures)이나 인터디지털(Interdigital)과 같은 수많은 특허전문관리기업(NPE: Non-Practicing Entity)과의 분쟁도 빈번히 일어나고 있기 때문이다.이와 같은 치열한 특허전쟁에서 상대기업의 공격으로부터 방어하기 위해 다른 기업이나 또 다른 특허전문관리기업들과의 전략적인 기술적 연합의 필요성이 갈수록 증대되고 있다.배타적 독점권리를 부여받는 특허권은 '특허 독립의 원칙'에 따라 각 국가별로 개별적으로 권리범위가 인정되기 때문에 각 국가별로 출원/심사/등록 절차를 거쳐 권리를 확보해야 한다.이를 위해서는 특허권을 확보하기를 희망하는 국가에 대해 개별적인 절차(파리 협약 등을 이용)를 진행하거나 PCT 국제출원과 같은 다양한 절차를 통해 획득할 수 있다.참고로 미국의 경우에 특허법은 1790년 4월 10일 조지 워싱턴 대통령이 서명하여 전세계 최초로 시작됐다.  미국 특허법은 하기와 같은 출원절차를 통해 등록받을 수 있다.▲ USA-Patent-Flow▲ 미국 특허출원 절차(출처 : 국가정보전략연구소)

영국 약물발견 스타트업인 엑스사이언티아(Exscientia)에 따르면 인간에게 처음으로 사용될 인공지능(AI)이 '발명한 약물분자' 프로젝트를 진행했다.인공지능에 의해 '발명된 약물분자'가 세계 최초로 인간을 대상으로하는 약물시험에 사용될 것으로 전망된다. 제약 분야에서 기계학습을 가동하기 위한 목적이다.엑스사이언티아는 일본 제약회사인 스미토모제약(Sumitomo Dainippon Pharma)과 공동으로 개발했다.  이번에 개발된 인공지능 약물은 강박장애 환자를 치료하는데 사용될 예정이다.일반적으로 약물개발에 약 5년이 걸리지만 인공지능(AI) 약물은 12개월 밖에 걸리지 않았다. 제약 분야에서 인공지능의 활용도는 더욱 확대될 것으로 판단되는 이유다.▲엑스사이언티아(Exscientia) 홈페이지

베트남 보건부, 재 베트남 유럽상공회의소의 환자 건강상태 개선-제약산업의 품질과 발명의 역할 세미나에서 의약품 품질 및 약사법 개정 초안의 신규정·의약품 공급 입찰 안내 통지 등 논의...의약품 품질관리 및 모방품·불법복제방지·신약품 발명 인센티브 등 각국 경험 공유た。